作者：何國銘律師（專注于商標犯罪與商業秘密犯罪案件控告及辯護）

在商品銷售、許可或服務合同中，要求相對方不得“反向工程”（簡稱：禁反條款），該條款在商業秘密案件中是否有效，是否能夠成功阻止他人實施反向工程。有人認為，基于意思自治合同自由之原則，只要雙方協商一致，則應承認禁反條款的效力。反之，有人提出反向工程是司法解釋規定的商業秘密侵權的豁免制度，也是一項公共政策，作為商業秘密的豁免依據是商事習慣法的強制性規定，設立和使用具有正當性，因此在任何合同中規定禁止反向工程實施的條款應屬無效，且該條款違反物權法定原則，商品賣家將商品售出后，如果承認禁止反向工程條款有效，等同于將商品賣家的個人意志強加于商品之上，產生物權效力，有違物權法定之原則。

在法定權利與約定自由對碰的情形下，合同自由權讓位于法定權利，禁反條款需嚴格服從法律強制性規定。法律將反向工程定義為：“通過技術手段對從公開渠道取得的產品進行拆卸、測繪、分析等而獲得該產品的有關技術信息。”《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》明確規定：“通過自行開發研制或者反向工程等方式獲得的商業秘密，不認定為反不正當競爭法第十條第（一）、（二）項規定的侵犯商業秘密行為。”同時，《反不正當競爭法》將反向工程排除在侵犯商業秘密的“不正當手段”之外。因此，基于合法購買產品并通過技術拆解、分析獲取商業秘密的行為，屬于法律認可的合法途徑，這是侵犯商業秘密案件的法定豁免事由。根據《合同法》規定，合同無效的情形包括“違反法律、行政法規的強制性規定。”故合同中約定“不得反向工程”的條款實際上違反法律強制性規定，該約定不應當產生法律效力。

從合同法的角度看格式條款是否有效。禁反條款阻斷物權人通過間接手段獲取技術信息的可能，對買受人附加了額外義務，許多買受人未注意合同中帶有該條款，或合同中未用顯眼方式突出該格式條款，根據《民法典》第四百九十六條、第四百九十七條，格式條款的效力審查更為嚴格，若禁止條款是權利人單方制定的格式條款，且未對條款內容履行“提示、說明義務”，對方可主張條款“不成為合同內容”；若條款同時存在“顯失公平”，還可能被法院撤銷。

法律對商業秘密的保護不無邊界，反向工程是衡平權利人與社會一般公眾利益的一項公共政策。在激烈的市場競爭中，技術的權利人與社會公眾展開長期角力，權利人為了能夠擁有長期的競爭優勢與豐厚利潤，總是千方百計加強商業秘密保護，長期壟斷技術，而社會公眾亦想方設法打破壁壘，以期從中分一杯羹。目前的司法實踐呈現出對商業秘密權利人傾斜性、優勢性保護，為了使法律天平能夠平衡，又確立了反向工程豁免制度，反向工程作為商業秘密侵權案件的法定豁免理由，考量到深層次的法益平衡。為什么會給予知識產權人保護，目的是激勵權利人投身于創造，允許其獲得豐厚的回報之時，社會也能夠享受新技術新產品帶來的益處，但過度保護同樣也不利于社會創新，一是權利人躺在技術領先的溫床上，固步自封，沒有動力技術革新。二是人類科技的發展史揭示了一個社會規律，任何技術創造均是站在前人的肩膀上，故禁止他人獲知該技術信息，實則阻礙了科技發展。從市場價值來看，更多市場主體能夠使用該技術生產商品，在社會主義市場經濟上，商品的價格必然因供需關系而發生變化，競爭變大，商品供應更多，公眾能以更低價格購買同質量的商品。知識產權法是在權利人專有性利益與社會公眾的利益中保持平衡，實現既能促進技術進步，又能推動科技信息在社會公眾間自由流動。無疑，禁止反向工程的條款超越了商業秘密權的權利范疇，打破了法益平衡，造成商業秘密權益的濫用，損害了社會公益，違背了國家鼓勵技術創新的政策。

專利法優先于商業秘密法，專利制度的社會公共利益高于商業秘密的制度。商業秘密規范并不同于專利法，其并沒有給予任何人權利以排除他人使用和發現技術信息，“禁反”條款強化了商業秘密權的效力，使得商業秘密權成為與專利一樣的獨占權，打破了商業秘密規范與專利法并存的局面。一般而言，商業秘密的秘密性除了與保密措施相關外，還與技術難度戚戚相關，技術難度越高，他人破解的可能性就越低，商業秘密存續的時間就越長。一些商業主體試圖以商業秘密的方式去替代專利保護，一方面是商業秘密的保護期限沒有限制，另一方面是某些技術從新穎性上達不到專利的標準。商業主體試圖以約定“禁反”條款來阻止技術信息被披露，以延長商業秘密存在時間。若法律允許該“禁反”條款有限，無疑是肯定了將商業秘密看成與專利相似的一種壟斷性權利，集專利的壟斷性與商業秘密的無期限性于一體。專利技術是以技術公開獲得有時限的絕對壟斷，而商業秘密則是以隱匿的方式獲得無時限的相對壟斷，即使是同一技術，也不排除同時存在若干商業秘密權利人。以合同的的方式來約定“不得反向工程”，實則是以期通過民事約定的方式來排除他人成為技術的權利人，以期延長技術被獲知的時間，達到無期限的絕對壟斷。顯然，這與商業秘密設立初衷以及知識產權法益平衡理念所不融。

國外的司法實踐中，美國第九巡回上訴法院在Chicago Lock Co. v. Fanberg 案中認為，商業秘密權利人不能禁止他人利用正當、誠實的手段反向工程來獲得商業秘密，因此不能通過合同約定賣鎖人實施反向工程。此外，在The Locks Factory of Chicago v. Feinberg一案中也否定了“禁止反向工程條款”的效力，法院認為雖然商業秘密權與專利權在某些方面有些許類似的地方，但由于商業秘密保護是無期限的，權利人享有的權益也是壟斷性的，因此若仍然對其不作任何限制，則會導致權力的無限擴大，基于這種觀點不能否定反向工程作為商業秘密的豁免效力。又如在1988年的Vault Corp.V. Quaid soft-ware Ltd 案件中，法院同樣認定“禁止反向工程計算機軟件的合同條款，若違反公共政策，則無效。”技術信息的客體一旦上市流通，其當然需承擔技術被獲知的風險，接受權利被窮竭的考驗。

結論：以合同的方式約定“不得反向工程”不僅對合同相對方沒有法律效力，亦不能約束第三方進行反向工程。