2026年3月11日,美國專利商標局(USPTO)局長 John Squires 簽發(fā)了一份內(nèi)部備忘錄,宣布,在決定是否啟動專利無效(多方復審(IPR)和授權(quán)后復審(PGR))時,將正式把"美國本土制造"和"中小企業(yè)身份"納入立案裁量因素,且對所有在途案件即時生效。
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簡單來說,USPTO在已有的IPR/PGR立案審查框架中,新增了三項裁量考量因素:
第一,被告的被控侵權(quán)產(chǎn)品,在多大程度上在美國制造?不僅看最終組裝環(huán)節(jié),還要看關(guān)鍵零部件的產(chǎn)地,以及是否存在半成品出口再加工的情形。
第二,專利權(quán)人的競爭產(chǎn)品,是否在美國制造?如果專利權(quán)人能證明自己在美國設有產(chǎn)線、雇傭本土工人、承擔制造風險,那么在立案權(quán)衡中將占據(jù)更有利的位置。
第三,請求人是否為被訴侵權(quán)的中小企業(yè)?如果一家小企業(yè)是因為收到專利侵權(quán)訴訟才被動發(fā)起IPR挑戰(zhàn),它的弱勢地位將被納入局長的裁量考量。
這三條因素將與既有的Fintiv(平行訴訟效率)、General Plastic(重復請愿限制)、§325(d)(重復先前技術(shù)過濾)等裁量規(guī)則并行適用,共同構(gòu)成局長決定"立不立案"的綜合判斷框架。
備忘錄援引的法律基礎是《美國發(fā)明法》(AIA)第316(b)條和第326(b)條。這兩條授權(quán)USPTO局長在制定IPR/PGR相關(guān)標準時,需考慮對"經(jīng)濟、專利制度完整性、機關(guān)效率"等方面的影響。Squires局長將"經(jīng)濟影響"解釋為涵蓋本土制造與產(chǎn)業(yè)投資,由此為新因素找到了法定錨點。
從文本來看,§316(b)/§326(b)的直接對象是制定規(guī)章,而非逐案的立案裁量決定。將產(chǎn)業(yè)政策層面的考量嵌入個案裁量,究竟是對法定授權(quán)的合理延伸,還是對AIA制度架構(gòu)的越權(quán)改造?
此前圍繞Fintiv指導的爭議中,聯(lián)邦巡回上訴法院在2023年 Apple v. Vidal 案中就曾作出重要區(qū)分:法院駁回了對具體立案決定的實體挑戰(zhàn),但對未經(jīng)公告征評程序即發(fā)布具有約束力的指令這一程序性挑戰(zhàn),法院認為可以審查,并發(fā)回重審。
新規(guī)對在美制造的專利權(quán)人利好明確。新因素為這類企業(yè)提供了一個強有力的敘事工具,把IPR/PGR之爭從"你的專利是不是該被無效",重新框定為"誰在為美國制造業(yè)承擔風險"。在裁量簡報中,一份詳實的美國產(chǎn)線證據(jù)包,可能比一組精心挑選的現(xiàn)有技術(shù)文獻更有分量。
對在美無制造的跨國企業(yè),尤其是中國企業(yè)門檻抬高。這一影響需要放在更大的數(shù)據(jù)背景下理解。在本已收緊的立案環(huán)境下,"無美國制造"這一標簽可能成為壓倒駱駝的最后一根稻草。
更棘手的是,備忘錄對制造的界定口徑相當寬泛:不僅看最終裝配,還關(guān)注關(guān)鍵部件來源和境外再加工環(huán)節(jié)。這意味著企業(yè)可能需要在立案前的裁量簡報階段,就披露大量供應鏈信息、制造外包結(jié)構(gòu)甚至在美投資計劃,而這些內(nèi)容很可能涉及核心商業(yè)秘密。
備忘錄參照美國小企業(yè)管理局(SBA)的規(guī)模標準和USPTO自身的小實體費用減免規(guī)則來界定中小企業(yè)身份。對于因收到侵權(quán)訴訟而被動發(fā)起IPR的小企業(yè)而言,其身份本身將成為有利于立案的積極因素。但這也提醒中小企業(yè):不要僅在繳費環(huán)節(jié)維護小實體認定,而應將完整的中小企業(yè)證明材料視為IPR立案階段的關(guān)鍵證據(jù)資產(chǎn)。
備忘錄明確將制造業(yè)外遷帶來的經(jīng)濟與國家安全風險寫入立案標準的政策語境告。此外,備忘錄還指出IPR/PGR的高頻請求人多為缺乏顯著在美制造存在或投資動作的大型公司,并提出要收集數(shù)據(jù)檢驗現(xiàn)行框架是否過度賦予這類主體戰(zhàn)術(shù)優(yōu)勢。
換言之,USPTO正在將IPR/PGR的立案決定從一個偏重程序效率的技術(shù)問題,改造為一個服務于再工業(yè)化戰(zhàn)略的政策工具。這是Squires上任以來推行的一系列專利權(quán)人友好改革的最新動作,也是將USPTO決策與美國產(chǎn)業(yè)政策深度綁定的最明確信號。
在國際經(jīng)貿(mào)層面,備忘錄雖然沒有按國籍顯性區(qū)分當事人,但以"在美制造/投資"作為制度性權(quán)重,天然會對全球化生產(chǎn)模式下的企業(yè),特別是制造環(huán)節(jié)主要在海外的企業(yè),產(chǎn)生差異化影響。這不可避免地會引發(fā)關(guān)于WTO國民待遇原則的討論。
面對這一制度轉(zhuǎn)向,不同角色的當事人需要立即著手調(diào)整策略:
如果你是專利權(quán)人且在美國有制造業(yè)務,盡快將"在美制造"從一個公關(guān)話術(shù)升級為一份可在訴訟中舉證的"證據(jù)資產(chǎn)包",產(chǎn)線位置、關(guān)鍵部件來源、美國員工規(guī)模、擴產(chǎn)投資計劃等,都應以可快速調(diào)取的形式歸檔備用。
如果你是可能發(fā)起IPR的被告且在美無制造業(yè)務,重新評估IPR策略的可行性與性價比。在立案率已經(jīng)偏低的環(huán)境下,"無美國制造"因素可能進一步壓縮獲準立案的空間。同時做好準備,一旦決定發(fā)起IPR,你的供應鏈結(jié)構(gòu)將可能暴露在裁量簡報的聚光燈下。
如果你是被訴侵權(quán)的中小企業(yè),不要只在費用減免層面維護小實體身份。從現(xiàn)在起,將SBA尺寸標準認定材料、USPTO小實體資格證明等文件作為IPR/PGR立案階段的標準證據(jù)包進行準備。
從Fintiv到General Plastic,再到今天的制造地裁量,PTAB的立案標準正在經(jīng)歷一場深刻的范式遷移,從"你的無效理由夠不夠強",到"你這個企業(yè)對美國經(jīng)濟的貢獻夠不夠大"。
這場遷移的終點在哪里,尚不可知。但有一點已經(jīng)清晰:對于任何與美國專利體系打交道的企業(yè),無論是美國本土公司、中國出海企業(yè)還是跨國巨頭。"在哪里制造"這個問題,已經(jīng)從供應鏈管理的范疇溢出,成為一個知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略變量。
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