最高法院：將原單位商業(yè)秘密申請專利，被告侵權(quán)行為表現(xiàn)及損失計算依據(jù)

需對被告具體侵權(quán)行為表現(xiàn)形式逐一分析，進而確定損失計算依據(jù)

閱讀提示：員工在單位工作期間雖然參與了某技術(shù)方案的工作，但單位可以證明該技術(shù)方案在員工入職之前就已經(jīng)完成，則該技術(shù)方案不屬于職務發(fā)明，該員工無權(quán)申請發(fā)明專利。如果該員工將技術(shù)方案申請專利，就構(gòu)成非法披露，即使撤回也為時已晚，此時，如何計算該員工的賠償金額呢？本期，李營營律師團隊根據(jù)多年來辦理商業(yè)秘密案件的經(jīng)驗，結(jié)合最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法院2026年4月發(fā)布的一則典型案例，與大家分享此類商業(yè)秘密秘密糾紛案件中法院的審查思路。

裁判要旨：

將他人技術(shù)秘密申請專利，致技術(shù)秘密信息進入公有領(lǐng)域，構(gòu)成對技術(shù)秘密的非法披露。技術(shù)秘密權(quán)利人因該行為無法取得專利權(quán)或者專利權(quán)等權(quán)益的，披露人應當向權(quán)利人賠償該技術(shù)秘密的全部價值。

案情簡介：

1.原告某感公司成立于2015年3月27日，經(jīng)營集成電路設(shè)計、設(shè)計開發(fā)、銷售集成電路、軟件、機電設(shè)備等業(yè)務。

2.2019年1月，被告山某啟入職原告，先后任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2019年12月，被告徐某謀入職原告，任副總經(jīng)理。2018年5月，被告熊某入職原告，任版圖設(shè)計工程師、模擬ＩＣ設(shè)計工程師和ＥＤＡ高級工程師。2019年3月，被告張某入職原告，任模擬ＩＣ設(shè)計高級工程師。2021年底，山某啟等四人開始進行涉案專利撰寫和申報準備工作，并經(jīng)代理機構(gòu)修改和確認，形成了可以直接上報國家知識產(chǎn)權(quán)局的完善文本。

3.山某啟、徐某謀、熊某、張某均與原告簽訂《保密和知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》，四人于2022年先后離職。　

4.被告某微公司成立于2022年2月，經(jīng)營范圍與原告相同，山某啟系法定代表人，某芯合伙企業(yè)(有限合伙)持股比例85%，該合伙企業(yè)的合伙人包括山某啟、張某、熊某。

5.2022年5月30日，被告某微公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請涉案專利，發(fā)明人登記為山某啟、徐某謀、熊某、張某、陳某，后該公司撤回專利申請。在被告某微公司專利權(quán)利要求書中，包含原告某感公司未公開的技術(shù)方案。

6.2022年，原告向成都中院起訴五被告，認為被告某微公司等五主體于2022年5月、6月將應為職務發(fā)明的涉案專利搶先進行申請，違反專利法規(guī)和保密要求，請求確認涉案專利為原告的職務發(fā)明專利、五被告連帶賠償原告經(jīng)濟損失和合理開支。

7.成都中院認為涉案專利來源于交底書，涉案專利申請權(quán)歸原告某感公司所有，酌定五被告共同賠償原告某感公司經(jīng)濟損失20萬元及維權(quán)合理開支。五被告不服，上訴至最高人民法院。

8.2025年6月16日，最高人民法院認為，五被告將原告技術(shù)秘密申請專利，致技術(shù)秘密公開，構(gòu)成非法披露，一審處理結(jié)果正確但適用法律不當，決定維持一審判決。

案件爭議焦點：

五被告是否侵權(quán)以及某感公司要求某微公司賠償經(jīng)濟損失及合理開支的訴請是否有法律及事實依據(jù)？

法院裁判觀點：

一、關(guān)于損害賠償基礎(chǔ)

最高法院認為，民法典第一百二十條規(guī)定：“民事權(quán)益受到侵害的，被侵權(quán)人有權(quán)請求侵權(quán)人承擔侵權(quán)責任。”第一千一百六十八條規(guī)定：“二人以上共同實施侵權(quán)行為，造成他人損害的，應當承擔連帶責任。”反不正當競爭法第九條第一款、第三款規(guī)定：“經(jīng)營者不得實施下列侵犯商業(yè)秘密的行為：(一)以盜竊、賄賂、欺詐、脅迫、電子侵入或者其他不正當手段獲取權(quán)利人的商業(yè)秘密；(二)披露、使用或者允許他人使用以前項手段獲取的權(quán)利人的商業(yè)秘密；(三)違反保密義務或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密；(四)教唆、引誘、幫助他人違反保密義務或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求，獲取、披露、使用或者允許他人使用權(quán)利人的商業(yè)秘密。第三人明知或者應知商業(yè)秘密權(quán)利人的員工、前員工或者其他單位、個人實施本條第一款所列違法行為，仍獲取、披露、使用或者允許他人使用該商業(yè)秘密的，視為侵犯商業(yè)秘密。”本案中，某感公司主張的侵權(quán)損害賠償基礎(chǔ)有二：一是其優(yōu)先選擇主張某微公司五主體以某感公司的商業(yè)秘密申請涉案專利的行為侵害其商業(yè)秘密，給某感公司造成損失；二是某微公司等五主體惡意撤回涉案專利申請，亦造成某感公司相應損失。

二、五被告申請專利行為，侵害了原告選擇以何種方式保護其技術(shù)成果的權(quán)利

最高法院認為，現(xiàn)有證據(jù)可以證明山某啟等四人在某感公司分別擔任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、版圖設(shè)計工程師、模擬ＩＣ設(shè)計工程師、ＥＤＡ高級工程師及模擬ＩＣ設(shè)計高級工程師等職務，張某、熊某實際獲取過某感公司主張的交底書，山某啟、徐某謀作為某感公司的管理人員，亦具有接觸交底書的可能性。山某啟等四人在辭職后的二到四個月即以發(fā)明人的身份由某微公司提出涉案專利申請。上述事實可以證明山某啟等四人將獲取的某感公司的商業(yè)秘密擅自披露給某微公司，某微公司使用某感公司的商業(yè)秘密申請涉案專利，構(gòu)成對某感公司商業(yè)秘密的侵害。某感公司對于其主張的交底書記載的技術(shù)方案原本可以選擇作為商業(yè)秘密進行保護，某微公司擅自將交底書記載的技術(shù)方案申請專利的行為侵害了某感公司選擇以何種方式保護其技術(shù)成果的權(quán)利。

三、五被告的行為侵犯了原告專利申請權(quán)

最高法院認為，某微公司將某感公司的交底書記載的相關(guān)技術(shù)方案申請專利并獲得受理后，某微公司等五主體違反誠實信用原則，未盡善良管理人的義務。在雙方已就涉案專利申請權(quán)權(quán)屬產(chǎn)生爭議的情況下，某微公司等五主體應當預見到因涉案專利申請權(quán)屬爭議，對涉案專利申請的處分行為將直接影響某感公司權(quán)益。在此情況下，某微公司等五主體在從事相關(guān)民事活動時，不但應當承擔登記的涉案專利申請人負有的善良管理人義務，善意及時履行基于誠信原則所產(chǎn)生的通知、協(xié)助、保護等義務，避免涉案專利申請在某感公司不知情的情況下效力終止，更應當避免主動實施任何可能對該技術(shù)方案價值造成貶損、滅失等侵害某感公司利益的行為。在涉案專利申請已被公布的狀態(tài)下，某微公司應當能夠預見如果撤回涉案專利申請將會導致涉案專利申請的技術(shù)內(nèi)容進入公有領(lǐng)域，使某感公司喪失涉案專利申請獲得專利授權(quán)的可能性，進而喪失因涉案專利申請被授予專利權(quán)所可能取得的預期商業(yè)機會和利益。而某微公司等五主體違反誠實信用原則，不履行善良管理人義務，明知可能導致涉案專利失去授權(quán)可能，仍無正當理由擅自撤回專利申請，雖然某感公司有可能事后申請恢復涉案專利申請，但在此期間某感公司就涉案專利享有的申請權(quán)已然受到侵害。

四、某微公司等五主體構(gòu)成共同侵權(quán)

最高法院認為，山某啟等四人曾系某感公司員工，山某啟在辭職前即成立了某微公司，并與張某、熊某等人成為某某企業(yè)的合伙人。此外，涉案專利系山某啟等四人在辭職后的二到四個月即以發(fā)明人的身份共同提出。鑒于徐某謀系包括涉案專利申請在內(nèi)四項專利申請的發(fā)明人，而且如前文所述，徐某謀作為曾系某感公司的副總經(jīng)理以及山某啟、熊某、張某離職時工作交接的負責人，亦具有接觸交底書的可能性。山某啟等四人與某微公司均應知道涉案專利可能系某感公司的商業(yè)秘密，仍然擅自提出專利申請以及在本案審理中撤回涉案專利申請，某微公司等五主體明顯存在共同過錯。綜上，某微公司等五主體擅自披露某感公司商業(yè)秘密申請專利后又無正當理由予以撤回的行為構(gòu)成共同侵權(quán)，損害了某感公司的合法權(quán)益，且該損害結(jié)果與某微公司等五主體所實施的行為之間具有因果關(guān)系，某微公司等五主體應當共同承擔侵權(quán)責任。

五、關(guān)于損害賠償?shù)木唧w數(shù)額

最高法院認為，根據(jù)民法典第一百七十九條第一款的規(guī)定，賠償損失是承擔民事責任的方式之一。反不正當競爭法第十七條第三款、第四款規(guī)定：“因不正當競爭行為受到損害的經(jīng)營者的賠償數(shù)額，按照其因被侵權(quán)所受到的實際損失確定；實際損失難以計算的，按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。經(jīng)營者惡意實施侵犯商業(yè)秘密行為，情節(jié)嚴重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上五倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額還應當包括經(jīng)營者為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支。經(jīng)營者違反本法第六條、第九條規(guī)定，權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失、侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益難以確定的，由人民法院根據(jù)侵權(quán)行為的情節(jié)判決給予權(quán)利人五百萬元以下的賠償。”

本案中，某微公司等五主體擅自將某感公司的商業(yè)秘密申請專利，特別是某微公司在一審法院于2022年12月14日立案受理本案訴訟后，于2022年12月16日即申請撤回專利申請，罔顧可能對某感公司利益造成的損害，使得涉案專利未獲授權(quán)，并存在失權(quán)危險，主觀上存在故意，應認定某微公司等五主體存在惡意撤回專利申請的情形。雖然某感公司后續(xù)依法另尋救濟途徑可能恢復涉案專利申請，但在涉案專利申請被撤回后，某感公司喪失了自涉案專利申請日至涉案專利權(quán)被實際回轉(zhuǎn)至某感公司的期間所可能取得的預期商業(yè)機會和利益。一審法院綜合考慮某微公司等五主體的主觀過錯等侵權(quán)情節(jié)，酌定某微公司等五主體共同賠償某感公司經(jīng)濟損失200000元以及合理開支14420元，其結(jié)果并無不當，但一審判決適用專利法第七十一條的規(guī)定確定賠償數(shù)額及合理開支確系不當，本院予以糾正；一審判決關(guān)于案件受理費的計算和分擔有誤，本院一并予以調(diào)整。此外某微公司主張本案與619號案可能構(gòu)成重復賠償，因619號判決尚未生效，其可在該案二審中提出主張，由該案二審法院據(jù)實判斷。

綜上，最高法院認為上訴人某微公司等五主體的上訴理由不能成立，判決駁回其上訴請求，維持一審判決。

案例來源：

《某微公司、山某啟等專利申請權(quán)權(quán)屬糾紛民事二審民事判決書》[案號：
(2023)最高法知民終3209號]

實戰(zhàn)指南：

一、離職員工將原單位的商業(yè)秘密提供給新入職的公司或者離職員工設(shè)立的公司，新入職的公司或者離職員工設(shè)立的公司與離職員工一起申請專利，在這個過程中，離職員工和新公司的侵權(quán)行為具體表現(xiàn)為：

1.離職員工新入職的公司或者離職員工設(shè)立的公司使用權(quán)利人的商業(yè)秘密申請專利，構(gòu)成對權(quán)利人商業(yè)秘密的侵害。原告對于專利申請文件中記載的技術(shù)方案原本可以選擇作為商業(yè)秘密進行保護，而被告擅自將技術(shù)方案申請專利的行為侵害了原告選擇以何種方式保護其技術(shù)成果的權(quán)利，此為第一種侵權(quán)行為表現(xiàn)形式。

2.如果離職員工新入職的公司或者離職員工設(shè)立的公司將原告的相關(guān)技術(shù)方案申請專利，將會直接導致涉案專利申請的技術(shù)內(nèi)容進入公有領(lǐng)域，造成原告原本通過非公開方式保護的商業(yè)秘密被公開，該過程中專利申請人存在非法使用、非法披露原告商業(yè)秘密的行為，此為第二種侵權(quán)行為表現(xiàn)形式。

3.如果離職員工新入職的公司或者離職員工設(shè)立的公司將原告的相關(guān)技術(shù)方案申請專利并獲得受理后，專利申請人撤回專利申請，將使原告喪失涉案專利申請獲得專利授權(quán)的可能性，進而導致原告喪失因涉案專利申請被授予專利權(quán)所可能取得的預期商業(yè)機會和利益，雖然原告有可能事后申請恢復涉案專利申請，但在此期間原告就涉案專利享有的申請權(quán)已然受到侵害，此為第三種侵權(quán)行為表現(xiàn)形式。

本案中的故事并不新鮮，甚至很常見，我們團隊在辦理的案件中就有類似的案件。這類案件綜合性較強，被告的侵權(quán)行為表現(xiàn)形式較為復雜，對類似行為進行具體分析很有必要和意義，甚至可以直接在案件辦理中使用。

二、商業(yè)秘密侵權(quán)人在申請專利中撤回專利申請之所以存在主觀過錯，其義務依據(jù)來源于專利申請人負有的善良管理人義務。

在專利法規(guī)體系中，專利申請人負有善良管理人的義務，即善意及時履行基于誠信原則所產(chǎn)生的通知、協(xié)助、保護等義務。如果專利申請權(quán)權(quán)屬存在爭議，那么申請人此時的一舉一動將直接影響其他權(quán)利爭奪者的權(quán)益。在此情況下，在先的申請人應當承擔登記專利申請人負有的善良管理人義務，盡力避免專利申請在其他權(quán)利爭奪者不知情的情況下效力終止，避免主動實施任何可能對該技術(shù)方案價值造成貶損、滅失的行為。這就是本案中最高法院認為五被告撤回專利申請的行為存在過錯的依據(jù)，而存在過錯的認定和成立，是認定該行為是否構(gòu)成侵權(quán)的前提條件。

三、被告以申請專利方式侵犯原告專利申請權(quán)和技術(shù)秘密的，損失主張依據(jù)應為反法第十七條。

在此類案件中，原告主張損失賠償?shù)姆梢罁?jù)與原告主張的被告侵權(quán)行為表現(xiàn)密切相關(guān)，相應地，法院認定被告賠償金額的具體計算依據(jù)、計算方法與被告具體侵權(quán)行為表現(xiàn)密切相關(guān)。在被告侵權(quán)行為表現(xiàn)為以申請專利方式侵犯原告商業(yè)秘密時，對被告賠償金額的確定應當以反不正當競爭法第十七條中“因不正當競爭行為受到損害的經(jīng)營者的賠償數(shù)額”的計算方法為依據(jù)，而不應該以專利法第七十一條中侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額作為計算方法。

四、在侵權(quán)人申請又撤回專利的情況下，原被告主要爭議的權(quán)益應該是專利申請權(quán)。

在此類案件中，原被告爭奪的權(quán)益對象可能是專利申請權(quán)，也可能是專利權(quán)權(quán)屬糾紛，這兩類權(quán)屬的來源可以基于職務發(fā)明，也可能是侵害技術(shù)秘密、合同約定。不同權(quán)利來源所對應的原被告舉證思路、法院審理思路、法定構(gòu)成要件亦有所不同。在確定與專利權(quán)有關(guān)的權(quán)屬時，優(yōu)先適用約定第一原則，即當事人對于專利申請權(quán)、專利權(quán)權(quán)利歸屬有約定的應當優(yōu)先按照約定確定權(quán)利歸屬。沒有約定的，重點看爭議的專利技術(shù)方案完成時間是員工離職前還是離職后。如果專利對應的技術(shù)方案在員工離職前已經(jīng)存在或者由他人完成，且專利與原告已經(jīng)形成的技術(shù)方案基本相同，原告可以基于商業(yè)秘密主張專利申請權(quán)或者專利權(quán)的歸屬。

五、被告在此類案件中的舉證要求，和商業(yè)秘密案件中的舉證要求沒有實質(zhì)區(qū)別。

在這類專利與商業(yè)秘密綜合交叉的案件中，被告同樣需要舉證涉案專利的技術(shù)方案具有正當來源，這是論證自己不存在侵害原告商業(yè)秘密的核心工作。要注意，被告提交的合法來源必須和專利申請內(nèi)容完全對應、一致，如果提供的研發(fā)證據(jù)沒有專利文件中的具體技術(shù)內(nèi)容，那么該證據(jù)就無法充分證明相關(guān)技術(shù)方案的完成過程，也無法證明與涉案專利的對應性。

專業(yè)背景介紹：李營營，北京云亭律師事務所高級合伙人，業(yè)務培訓工作委員會副主任，北京企業(yè)法律風險防控研究會第二屆理事會理事，高級企業(yè)合規(guī)師，畢業(yè)于中國社會科學院，民商法碩士（公司法方向），擁有證券從業(yè)資格，專注于商業(yè)秘密民事與刑事、與技術(shù)相關(guān)的爭議解決和保護、民商事訴訟與仲裁、保全與執(zhí)行等實務領(lǐng)域。李營營律師深耕知識產(chǎn)權(quán)民事糾紛和刑事犯罪領(lǐng)域多年，對涉知識產(chǎn)權(quán)（尤其是商業(yè)秘密民刑案件、與技術(shù)相關(guān)的合同糾紛、商業(yè)詆毀等不正當競爭案件）相關(guān)法律問題均有深入研究。李營營律師代理的多起知識產(chǎn)權(quán)民事案件獲得判決的勝訴結(jié)果，代理多起客戶作為原告成功爭取法院3倍懲罰性賠償，代理的被告客戶成功爭取法院判定不構(gòu)成侵權(quán)的勝訴結(jié)果，代理被害企業(yè)成功啟動刑事立案、刑事追訴、爭取犯罪分子得到刑事處罰結(jié)果；代理被告人/被告單位處理的涉商業(yè)秘密犯罪刑事案件也取得了無罪、檢察院決定不予追訴的良好效果。同時，李營營律師在商業(yè)秘密體系建設(shè)領(lǐng)域，也具有豐富的項目經(jīng)驗。協(xié)助多家企業(yè)客戶完成企業(yè)商業(yè)秘密保密體系運行情況的法律盡職調(diào)查，成功為多家企業(yè)客戶建設(shè)完善的商業(yè)秘密保密體系。